将产品修整再去除商标销售同样侵权

相关案情：

江苏省如皋市印刷机械厂（以下简称印刷机械厂）系从事印刷机械生产及销售的企业，1991年12月20日受让取得南通市矿山机械厂用于印刷机械的“银雉”商标后，将该商标标识和产品技术参数、该厂厂名一起制作成产品名牌，固定在其生产的胶印机上。江苏省如皋市轶德物资有限责任公司（以下简称轶德公司）于1997年7月注册设立，经营范围为印刷机械的组装、修理和销售。该公司自2001年以来，多次购买他人使用过的“银雉”牌旧印刷机械，除去机械铭牌，经修理后重新喷涂，以无标识的形式销售给用户。轶德公司承认以上述方法销售了3台印刷机，这3台印刷机的买受人不清楚印刷机的原生产厂家。

焦点问题：

轶德公司将他人使用过的“银雉”牌印刷机械购回予以修整，去除商标标识后向他人销售的行为，是否侵犯了原告印刷机械厂的商标专用权。

不同意见：

注：本案中只存在正反两方面意见，即侵犯了商标专用权，和没有侵犯商标专用权，故只围绕此两种意见展开。

第一种意见认为：轶德公司将他人使用过的“银雉”牌印刷机械购回予以修整，去除商标标识后向他人销售的行为，没有侵犯印刷机械厂的商标专用权。轶德公司是受客户委托，对印刷机械厂生产的旧胶印机进行修理，并因此收取修理费。轶德公司为了保证印刷机的正常运转，是在更换零件时去除该设备上印有“银雉”商标铭牌的破损部件、并重新喷漆。轶德公司与客户之间不存在买卖关系，为客户修理旧印刷机械，是在经营范围内的合法行为，没有侵犯印刷机械厂的商标权。

第二种意见认为：轶德公司自2001年起多次购进印刷机械厂生产的“银雉”牌旧胶印机进行翻新，并在除去该厂“银雉”商标后以无任何标识的方式对外销售，妨碍了印刷机械厂“银雉”牌商标知名度的扩大，影响了该厂胶印机的市场份额，构成了对该厂“银雉”商标专用权的侵犯。因此轶德公司应当依法赔偿印刷机械厂所造成的损失。

第三种意见认为：轶德公司将他人使用过的“银雉”牌印刷机械购回予以修整，去除商标标识后向他人销售的行为，侵犯了原告印刷机械厂的商标专用权。首先，印刷机械厂依法对“银雉”牌商标享有所有权及使用权，并享有禁止他人不适当使用该商标的权利。轶德公司的做法割断了商标权人和商品使用者的联系，从而剥夺公众对商品生产者及商品商标认知的权利，直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权，并最终损害商标权人的经济利益。

其次，轶德公司辩称其仅是为客户修理印刷机械，并未侵犯印刷机械厂的商标专用权的理由不成立。在本案中，轶德公司先购入他人使用过的“银雉”牌旧印刷机，去除该设备上印有“银雉”商标的铭牌、更换破损部件并重新喷漆后，再以自己的名义出售给用户。这种行为已不是单纯的修理行为，而是将修整后的“银雉”牌旧印刷机作为轶德公司的产品对外销售的货物交易行为。轶德公司不是印刷机械设备的合格生产厂家，其经核准的经营范围亦不包括收购和出售旧物资设备的内容，其将旧“银雉”牌印刷机修整后，在无合格证、无质量标准和不带任何标识的情况下投入市场，不仅违反产品质量法和工商行政管理法规，更侵犯了印刷机械厂对“银雉”商标的专有使用权，故应当承担停止侵权并赔偿相应损失的责任。轶德公司的辩解缺乏事实根据和法律依据。

综上，轶德公司以低廉的价格销售其修整后的旧印刷机械，无疑对印刷机械的使用市场形成影响，故应认定印刷机械厂因此遭受一定的经济损失。本案应适用法定赔偿原则。

法理分析：

《中华人民共和国商标法》第三条第一款规定：经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。

第五十二条规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

商标俗称牌子，是指经营者在商品或服务项目上使用的，将自己经营的商品或提供的服务与其他经营者的商品或提供的服务区别开来的一种商业识别标志。随着生产力的发展，生产相同商品或提供相同服务的经营者越来越多。商标最基本的功能就是识别商品或服务的来源，区别相同商品会服务的不同经营者。

商标的专用权是指商标权主体对其注册商标依法享有的自己在指定商品或服务项目上独占使用的权利。注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标的禁止权是指商标权人依法享有的禁止他人不经过自己的许可而使用注册商标和与之相近似的商标的权利。在保护商标权利时，允许采取诉前保全措施。诉前禁令和诉权证据保全措施。

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。

第五十八条规定：为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。

人民法院接受申请后，必须在四十八小时内做出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。

申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。

印刷机械厂依法对“银雉”牌商标享有所有权及使用权，并享有禁止他人不适当使用该商标的权利。注册商标中的商品商标，作为商标权人与商品使用者之间的纽带，只有附在核准使用的商品上随着商品流通，才能加强商品的知名度和竞争力，使商品使用者认知商品生产者及其商品的全部价值，增加商品的市场交易机会，满足商标权人实现其最大经济利益的目的。所以，商品商标与商品具有不可分离的属性，商标权人有权在商品的任何流通环节，要求保护商品商标的完整性，保障其经济利益。在商品流通过程中拆除原有商标的行为，显然割断了商标权人和商品使用者的联系，不仅使商品使用者无从知道商品的实际生产者，从而剥夺公众对商品生产者及商品商标认知的权利，还终结了该商品所具有的市场扩张属性，直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权，并最终损害商标权人的经济利益。因此，轶德公司在商品交易中擅自将印刷机械厂的“银雉”牌商标与该商标标识的商品分离，是侵犯印刷机械厂商标专用权的行为。

商标反向假冒行为是指未经商标权利人的许可，将其使用在商品上的商标去除后换上自己的商标，将他人的商品冒充自己的商品出售或拟出售，以牟取不正当利益的行为。轶德公司先购入他人使用过的“银雉”牌旧印刷机，去除该设备上印有“银雉”商标的铭牌、更换破损部件并重新喷漆后，再以自己的名义出售给用户。这种行为已不是单纯的修理行为，而是将修整后的“银雉”牌旧印刷机作为轶德公司的产品对外销售的货物交易行为。该种行为就属于反向假冒行为。轶德公司称其仅是为客户修理印刷机械，并未侵犯印刷机械厂的商标专用权。修理仅是提供劳务的行为，不改变标的物的所有权。在本案中轶德公司不是印刷机械设备的合格生产厂家，其经核准的经营范围亦不包括收购和出售旧物资设备的内容，其将旧“银雉”牌印刷机修整后，在无合格证、无质量标准和不带任何标识的情况下投入市场，不仅违反产品质量法和工商行政管理法规，更侵犯了印刷机械厂对“银雉”商标的专有使用权，属于反向假冒行为，侵犯了印刷机械厂的商标专用权。故应当承担停止侵权并赔偿相应损失的责任。

由于双方当事人属同一行政区域，轶德公司以低廉的价格销售其修整后的旧印刷机械，无疑对印刷机械的使用市场形成影响，故应认定原告印刷机械厂因此遭受一定的经济损失。但由于印刷机械厂不能证明其所受的损失，轶德公司也没有正常的财务记录反映该公司因侵权所获的利润，故本案应适用法定赔偿原则。此外，印刷机械厂为制止侵权行为支出的合理费用，也应由轶德公司承担。

总之通过对本案的分析后，第三种意见是对案例的较全面分析。轶德公司购进印刷机械厂生产的“银雉”牌旧胶印机进行翻新，并在除去其“银雉”商标后以无任何标识的方式对外销售，妨碍了印刷机械厂的“银雉”牌商标知名度的扩大，影响了该厂胶印机的市场份额，构成了对印刷机械厂“银雉”商标专用权的侵犯，应当依法承担相应的法律责任。

研究与立法：

一、商标权的内容

商标权是指商标注册人在法定期限内对其注册商标所享有的受国家法律保护的各种权利，从内容上看，包括专用权、许可权、转让权、续展权、标示权和禁止权等，其中专有使用权是最重要的权利，其他权利都是由该权利派生出来的。

1、专用权。商标的专用权是指商标权主体对其注册商标依法享有的自己在指定商品或服务项目上独占使用的权利。注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

2、许可权。其指商标权人可以通过许可合同许可他人使用其注册商标的权利。许可人应当监督被许可人必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。商标使用许可合同应当报商标局备案，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的不得对抗善意第三人。商标的使用许可的类型主要有独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可等。

3、转让权，其是在商标权人依法享有的将其注册商标依法定程序和条件，转让给他人的权利。转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局同志其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。转让注册商标经核准后，予以公告，受让人自公告之日起享有商标专有权。受让人应当保证使用该注册商标的品质。注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。

4、续展权，是指商标权人在其注册商标有效期届满前，依法享有申请续展注册，从而延长其注册商标保护期的权利。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算，注册商标有效期届满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽限期。每次续展注册的有效期为10年，自该商标上一届有效期次日起计算。宽限期满仍未提出申请的，注销其注册商标。

5、标示权，商标注册人使用商标，有权标明“注册商标”字样或者注册标记。在商品上不便标明的。可以在商品包装或者说明书以及其他附着物上标明

6、禁止权，是指商标权人依法享有的禁止他人不经过自己的许可而使用注册商标和与之相近似的商标的权利。根据商标法第52条的规定，注册商标权人有权禁止他人未经许可在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，商标禁止权的范围比商标专用权的范围广。

二、商标侵权行为

商标侵权行为是指违反商标法规定，假冒或仿冒他人注册商标，或者从事其他损害商标权人合法权益的行为。

1、假冒或仿冒行为。是指未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。这类侵权行为可以具体分解为以下四种：在同一种商品上使用与他人注册商标相近似的商标；在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标；在类似商品上使用与注册商标相近似的商标；在类似商品上使用与他人注册商标相近似的商标。假冒第一种行为是假冒行为，其余三种是仿冒行为。注册商标是最严重的侵害商标专用权的行为。情节严重的，还要依法追究刑事责任。

2、销售侵犯商标权的商品。这类侵权行为的主体是商品经销商，不管行为人主观上是否有过错，只要实施了销售侵犯了注册商标专用权的商品的行为。都构成侵权。只是在行为人主观上是善意时。可以免除其赔偿责任。

3、伪造、擅自制造他人注册商标标志或者销售伪造、擅自制造的注册商标标志 的。这种侵权行为是商标标志侵权的问题，包括制造和销售两种行为。

4、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。这种行为又称为反向假冒行为、撤销商标行为。构成这种侵权行为必须具备两个要件：一是行为人未经商标所有人同意而擅自更换商标；二是撤销商标的商品又投入市场进行销售。

5、给他人的注册商标专用权造成其他损害的。《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条　有下列行为之一的，属于《商标法》第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：

（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条　下列行为属于《商标法》第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

三、反向假冒行为

商标反向假冒行为是指未经商标权利人的许可，将其使用在商品上的商标去除后换上自己的商标，将他人的商品冒充自己的商品出售或拟出售，以牟取不正当利益的行为。

1、国外一些相关反向假冒行为的规定

关于商标反向假冒的法律规定，目前世界上立法大致有四种模式:第一种，美国的商标法与反不正当竞争法二者合一，其《兰哈姆法》第43条a款是反不正当竞争的总款。第二种，直接列入反不正当竞争法的规定，如德国、日本、荷兰等国。第三种，明文规定在商标法中，如法国、意大利、澳大利亚、葡萄牙等国。第四种，放在商标法之外的《商业标识法》中，如英国及大多数英联邦国家。因为美国是禁止反向假冒行为制度最发达的国家，因此在这里只介绍美国在这方面的规定。

《美国注释法典》第1125条将反向假冒纳入到该条(2)虚假广告的规范之中，即“在商业广告或促销中，虚假表述其自己或者他人的商品、服务或者商业活动的性质、特征、质量或者地理来源”的任何人，“应当在由主张其受到或者可能受到此种行为的损害的人提起的民事诉讼中承担责任。”虽然美国对商标反向假冒行为是在商标法中规制的，然而“正如美国学者解释的:‘第43条a款在没有商标权或至少不考虑商标权的时候，可以提供保护，它的作用是创立一个可以调整不正当交易的联邦法。’”（高枕《从新型不正当竞争行为看＜反不正当竞争法＞的完善》，思想帝国网 2005年2月2日）因此，在美国，法学界往往将该条款视为普通的联邦不正当竞争法，司法实践中，商标反向假冒行为也通常是作为不正当竞争行为而适用该条款的。

2、反向假冒行为的认定

首先，未经商标权人许可擅自更换其产品上的注册商标。实践中，这种“更换”行为一般表现为，行为人通过购买等合法或非法的方式取得商标权人正常投放市场的带有其注册商标标识的商品后，私自采用去除、覆盖、更换包装等手段，并进一步将行为人自己的商标或其他人的商标附着在该商品上，致使相关公众将该商品的来源误认为新商标的持有人，使该商品上原有的注册商标标识无法继续使商品使用者知道商品的实际生产者，从而剥夺公众对商品生产者及商品商标认知的权利，还终结了该商品所具有的市场扩张属性，直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权。

其次，行为人在更换注册商标后，须将带有新商标的商品投放市场。一般来说，根据商标权“权利用尽”原则，带有注册商标的商品经商标权人认可后以合法的方式销售，商标权人即无权干涉他人对该商品的合法转售。但上述原则只是针对商标权滥用的一种限制，更换注册商标后再行转卖的行为与之有很大区别，是一种不当剥夺商标权人正常使用其注册商标权利的行为。（注邓忠华孙成良 商标反向假冒行为及其侵权认定 消费导刊 2007年）这种转卖对商标权人产生了如前所述的损害，因此是构成反向假冒侵权的必要条件。相反，如果更换商标后并未再次投入销售，则不会对商标权人造成实际损害，亦即不会构成反向假冒的商标侵权。

案例出处：

最高人民法院公报2004年卷案例选登之如皋市印刷机械厂诉轶德公司侵犯商标专用权纠纷案