将商标作为企业名称构成侵权

相关案情：1993年9月22日，台商独资经营的南京雪中彩影公司在南京市工商行政管理局登记设立，经营范围是摄影、冲印、礼服、礼车出租以及美容、美发和相关配套服务。1996年11月，南京雪中彩影公司向国家商标局申请注册了“雪中彩影”文字商标，核定服务项目为第42类摄影，注册有效期限自1996年11月14日至2006年11月13日止。经过10多年经营，南京雪中彩影公司在南京市婚纱摄影行业具有较高知名度。2004年7月7日，上海雪中彩影公司的开办人王成与上海宝谊经济发展公司签订房屋租赁合同，租用上海市宝山区宝山十村使用面积8平方米的一间房屋为办公用房，年租金1460元。有了场所后，王成于7月20日在上海市工商行政管理局登记设立上海雪中彩影公司，经营范围为婚纱摄影、礼服租赁、销售。7月30日，江宁雪中彩影分公司在南京市江宁区登记设立，经营范围亦为婚纱摄影、礼服租赁、销售，营业场所设在江宁区东山东新南路温州商业街。该分公司的门头招牌和店堂招牌上，均标明“上海雪中彩影婚纱摄影有限公司（江宁分公司）”，其中“上海雪中彩影婚纱摄影有限公司”字体明显突出，“江宁分公司”字体较小。在该分公司的摄影定单和门市收银单上，均有“上海雪中彩影婚纱摄影有限公司（江宁分公司）”字样。该分公司在经营中，还对外散发了突出印有“上海雪中彩影婚纱摄影有限公司”文字，以及“精品婚纱摄影连锁”、“拍精品婚纱照，选择上海雪中彩影”、“上海雪中彩影极品礼服动态大展”等内容的彩色宣传单。

2004年8月，南京雪中彩影公司发现了上海雪中彩影公司、江宁雪中彩影分公司的经营活动，认为上海雪中彩影公司、江宁雪中彩影分公司的行为严重侵犯了其对“雪中彩影”的商标专有权及其的合法权益和经济利益，也给他的社会信誉带来负面影响。于2004年12月，提起诉讼，请求判令上海雪中彩影公司、江宁分公司立即停止对“雪中彩影”注册商标的侵权行为，向原告赔礼道歉，登报消除使用“雪中彩影”名称给原告带来的恶劣影响，赔偿经济损失150万元。

焦点问题：上海雪中彩影公司、江宁雪中彩影分公司将南京雪中彩影公司中的“雪中彩影”注册商标作为企业名称中的字号登记并使用的行为，是否侵犯了南京雪中彩影公司的注册商标专有权，还是仅仅构成不正当竞争行为。

不同意见：对于上述案件，存在不同的树立意见，现分别介绍如下：

第一种处理意见认为：原告南京雪中彩影公司的商标专用权和被告上海雪中彩影公司、江宁雪中彩影分公司的企业名称权，均是经法定程序确认的权利，分别受《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）和《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》等法律、法规的保护。商标法第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，属于侵犯注册商标专用权。据此，南京雪中彩影公司有权禁止他人在摄影或类似服务上使用“雪中彩影”文字或与“雪中彩影”近似的文字标示服务来源和进行商业活动。最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。是否构成该种侵权行为，必须注意下列要件：1.文字是否相同或者近似；2.是否在相同或者类似商品上使用；3.是否突出使用；4.使用的结果是否容易造成相关公众误认。其中的“突出使用”，是指企业名称中，与注册商标文字相同或相近似的字号在字体、大小、颜色等方面突出醒目，使人在视觉上产生深刻印象的使用行为。被告上海雪中彩影公司、江宁雪中彩影分公司与南京雪中彩影公司行业相同，企业名称中的字号也与南京雪中彩影公司注册商标的文字相同，但江宁雪中彩影分公司在企业门头牌匾、摄影定单、门市收银单和广告宣传单等处使用其企业名称时，“雪中彩影”四个字的字体、大小、颜色均与企业名称中其他文字相同，且与“雪中彩影”注册商标的字体相区别，符合企业名称使用规范，不是突出使用，不构成商标侵权。因此，南京雪中彩影公司指控上海雪中彩影公司、江宁雪中彩影分公司侵犯“雪中彩影”商标专用权，缺乏必要的事实依据， 不予支持，上海雪中彩影、江宁雪中彩影的行为不构成对商标专用权的侵权行为。

第二种处理意见认为：依照民法通则第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项、第（九）项、第二款、商标法第十四条、第五十二条第（五）项、第五十六条第一款、第二款、反不正当竞争法第二条第一款、第二款、第二十条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第二十二条第一款、第二款的规定，以及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。“雪中彩影”文字是南京雪中彩影公司商标中具有显著性的部分，起到识别其产品的作用。本案中，两被告将与原告注册商标相同的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，其行为足以使相关公众误认为其生产的产品来源于原告或与原告有某种联系，故根据商标法和上述司法解释的规定，两被告的行为已经构成对原告注册的商标专用权的侵害。

第三种处理意见认为：结合本案实际情况来看，本案中原告于1993年9月在南京市登记成立的婚纱摄影公司，同时也是“雪中彩影”注册商标的合法所有人，依法享有“雪中彩影”商标专用权，且该商标注册在先，“雪中彩影”商标在婚纱摄影行业中占用了一定的市场，并在南京等区域内产生了一定的声誉。而上海雪中彩影公司与南京雪中彩影公司同经营相同和类似的服务行为，并且其企业字号为“雪中彩影”。虽然企业名称是经合法登记而产生，但是“雪中彩影”字号容易使相关公众对服务和服务提供者产生误认，使消费者误认南雪中彩影公司和上海雪中彩影公司江宁分公司存在某种关系，以此提高江宁雪中彩影分公司的知名度，扩大其销售量，从而淡化了“雪中彩影”商标，一定程度上对其商标专用权构成了侵害，应该视为侵犯商标专用权。同时，根据《反不正当竞争法》的规定，该侵犯商标专用权的行为同时构成了一种不正当竞争。结合本案来看，行为人出于攀附他人注册商标知名度、无偿占有他人商业信誉的侵权故意，将与他人注册商标相同的文字登记为自己企业名称中的字号。行为人在从事与注册商标所有人相同的服务中使用自己企业名称时，字号的字体不存在与该注册商标相同或者相近似、突出使用或者容易使相关公众误认的情节，违反诚实信用原则和公认的商业道德，也产生使消费者混淆或可能混淆市场主体以及服务来源的使用后果，因此构成不正当竞争。

法理分析：结合本案的相关事实和法律的相关规定，对于本案的不同处理意见分别从不同的角度对此种不当注册企业名称的行为进行了分析，现对上述各种观点分别加以评析：

第一种处理意见从现行《商标法》及相关法律规定的角度出发，根据商标法第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，属于侵犯注册商标专用权。据此，南京雪中彩影公司有权禁止他人在摄影或类似服务上使用“雪中彩影”文字或与“雪中彩影”近似的文字标示服务来源和进行商业活动。但是对于上海雪中彩影公司、江宁个分公司将其作为企业字号使用的行为是否侵犯了南京雪中彩影公司的商标专有权，则应进行进一步的分析，根据商标法第52条的规定，将他人的注册商标在相同或者类似商品上突出使用，并且使用的结果容易造成相关公众误认的，构成商标侵权行为，但是结合本案来说，江宁雪中彩影分公司在企业门头牌匾、摄影定单、门市收银单和广告宣传单等处使用其企业名称时，“雪中彩影”四个字的字体、大小、颜色均与企业名称中其他文字相同，且与“雪中彩影”注册商标的字体相区别，符合企业名称使用规范，不是突出使用，不构成商标侵权。此观点采用自由裁量的方法，分析了什么是“突出使用”行为，较好的处理了发条的相关规定和实践中的具体情况，但是我们不难发现，此方法在实践中可能产生同中案件不能同种处理的情况，存在很大的偶然性。

对于第二种处理意见，跟第一种处理意见相对应，也是采用自由裁量的方法，认为两被告将与原告注册商标相同的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，其行为足以使相关公众误认为其生产的产品来源于原告或与原告有某种联系，故根据商标法和上述司法解释的规定，两被告的行为已经构成对原告注册的商标专用权的侵害。此观点从另外一个角度说明了如果没有相关的理论和法律基础，仅仅按照法官自由裁量的方式来解决案件，一定会出现同种情况不同对待的情况，那么就存在很大的随意性，很难形成裁判的权威和普遍约束力，也难以是案件当事人接受判决结果。

对于第三只种处理意见，认为商标注册在先的“雪中彩影”商标在婚纱摄影行业中占用了一定的市场，并在南京等区域内产生了一定的声誉。而上海雪中彩影公司与南京雪中彩影公司同经营相同和类似的服务行为，并且其企业字号为“雪中彩影”。虽然企业名称是经合法登记而产生，但是“雪中彩影”字号容易使相关公众对服务和服务提供者产生误认，使消费者误认南雪中彩影公司和上海雪中彩影公司江宁分公司存在某种关系，以此提高江宁雪中彩影分公司的知名度，扩大其销售量，从而淡化了“雪中彩影”商标，一定程度上对其商标专用权构成了侵害，应该视为侵犯商标专用权。同时，根据《反不正当竞争法》的规定，该侵犯商标专用权的行为同时构成了一种不正当竞争。结合本案来看，行为人出于攀附他人注册商标知名度、无偿占有他人商业信誉的侵权故意，将与他人注册商标相同的文字登记为自己企业名称中的字号。行为人在从事与注册商标所有人相同的服务中使用自己企业名称时，字号的字体不存在与该注册商标相同或者相近似、突出使用或者容易使相关公众误认的情节，违反诚实信用原则和公认的商业道德，也产生使消费者混淆或可能混淆市场主体以及服务来源的使用后果，因此构成不正当竞争。此观点较好的处理了商标和商号注册在实践中存在冲突行为，一方面能够解决都合法注册的商标和企业商号，另一方面也很好的解决了防止一些企业“搭便车”攀附他人知名商标品牌的行为，保护商标注册权人的合法权利。

通过以上的分析可以表明，前两种意见虽然是严格按照法律的规定来解释和使用的，但是这种对发条的解释却存在很大的偶然性，不能做到同种情况同种对待，而第三种处理意见则能够很好的解决这种偶然性现象。不仅系统的分析了该种“搭便车”的行为是怎样严重侵犯商标所有人的合法权利，而且也很好的保护了商标所有权人的合法利益。所以，在司法实践中，采用这种方式解决问题才能做到合法、合理，也才能做到以理服人。

立法与研究：法律最初把商标权和企业字号权设定为两种不同的权利，是因为商标和企业字号具有不同的作用。商标的作用是己商品与他商品的区别，字号或者叫商号的作用是己企业与他企业的区别。除某些特殊商品外，我国对商标注册实行自愿的原则。企业字号、个体工商户字号区分的是不同的市场主体和民事主体，我国对企业实行强制性登记。这两者有许多的共同点，但是却因为某些原因产生了冲企业名称是以行政区划为单位，而商标则是以整个国家为单位。这直接影响了法律对于登记管理机关的规定的不同。2004年7月1日施行的《企业名称登记管理实施办法》第四条规定:“各级工商行政管理机关应当依法核准登记企业名称。”第五条规定:工商行政管理机关对企业名称实行分级登记管理。国家工商行政管理总局主管全国企业名称登记管理工作……地方工商行政管理局负责核准前款规定以外的企业名称。这种分级管理的体制有利于国家从总体上把握企业名称的登记管理，也有利于地方对于本行政区域内的企业名称的管理。这也是由法律对于企业名称的具体规定所决定的，《企业名称登记管理实施办法》第九条规定:“企业名称应当由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，法律、行政法规和本办法另有规定的除外。”虽然分级管理有利于中央与地方较有针对性地对辖区内企业的名称进行管理，但是其中也存在着很大的弊端，各区域政府管理本区域内的事务阻断了各地方政府之间的联系，不利于管理消息的共享，也就为本辖区的企业名称与他区域的商标发生相似或者相同的现象提供了可能。2001年新修订的《中华人民共和国商标法》第二条规定:“国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理工作。”商标局隶属于国家工商行政管理总局，主管全国的商标注册与管理工作，负责商品商标、服务商标、集体商标、证明商标等商标的注册工作。两种申请行为一个实行的是分级管理的体制，一个实行的是统一管理的模式，并不在同一个具体的行政部门，这就造成了行政机关无法审查某企业申请的商标注册、字号是否与在先申请的企业的字号、商标相同或近似。即使在申请商标注册时对于申请企业的名称进行了审核，但是由于具有区域的特点，无法得知区域外是否存在着与该申请企业的名称或者商标存在相同或者近似的可能。除非企业的商号与商标相同，这样才有可能在某一方面被侵权时，用另一方面来主张自己的权利。

商标法第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，属于侵犯注册商标专用权。最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。是否构成该种侵权行为，必须注意下列要件：1.文字是否相同或者近似；2.是否在相同或者类似商品上使用；3.是否突出使用；4.使用的结果是否容易造成相关公众误认。其中的“突出使用”，是指企业名称中，与注册商标文字相同或相近似的字号在字体、大小、颜色等方面突出醒目，使人在视觉上产生深刻印象的使用行为。因此，在实践中，企业将他人的注册商标作为企业的商号使用的行为是否侵犯了商标所有权人的商标专用权，就只能依靠司法工作者的自由裁量来判断了。

而对于什么是突出使用的标准，立法上又没有一个统一的规定，这就有利于一些企业逃避法律的漏洞，故意采取一些相对较隐蔽的方法和手段来攀附他人的具有一定影响力的商标，却不能按照商标法的规定处罚。

商标和商号的种种纠纷，造成了严重的后果。首先它误导了消费者，使消费者购买不到或享受不到真正的商品或服务；其次也损害了经营者的信誉，消费者不易区分“盗用的”商标或商号，从而把责任都归咎于正当的经营者身上；再次它可能造成社会资源的浪费，因为一旦司法机关对商标或商号纠纷作出一方败诉处理，则败诉方在广告宣传上花费的人力、物力、财力都将付诸东流，为他人作了“嫁衣裳”。这种现象严重扰乱了经济秩序，不利于形成公平有序的市场竞争环境。因此，我们必须引起重视，对其进行剖析。而我国现行的行政管理体制却给这一原本简单的为题造成了难以解决的难题。

《加拿大商标和反不正当竞争法》修订后将商标和商号统一加以规定。其中第6条第（1）项规定：“根据本法的宗旨，如果一个商标或商号在按本法所规定的方式和情形下的使用会使其与另一个商标或商号相混淆，则该商标或商号构成与另一个商标或商号的混淆。”第20条规定：“注册商标所有人对该商标享有独占性使用权，根据本法无权使用该商标的人对带有与该商标相混淆的商标或商号之商品或服务进行销售、配送或广告的，构成侵权，但任何对商标的注册不得阻止他人实施以下行为，且该种行为之实施方式不可能导致该商标所附之商誉价值减损之后果：（1）将其个人姓名善意地用作商号，（2）除作为商标以外的任何善意使用作为其营业地的地理名字，作为任何对其商品或服务的特征或质量的准确描述。”法国则在知识产权法典第L．711-4条中规定，侵犯在先权利的下列标记不得作为商标：（1）“公司名称或企业名称，如果在公众意识中有混淆的危险。”（2）“全国范围内知名的厂商名称或牌匾，如果在公众意识中有混淆的危险。”  （《浅析商标权与商号权的冲突  》.王志海.东方法眼）

借鉴其他国家的经验，并且考虑我们国家的国情，商标和商号的解决应该从以下几个方面入手：

首先，应该整合我国在商标和商号上的立法资源，形成统一的法律体系。我国现在虽有各层次的规范，法律有《中华人民共和国商标法》，行政法规有《中华人民共和国企业法人登记管理条例》，部门规章有《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》、《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》等，最高院的司法解释有《关于审理民事纠纷案件适用法律问题的解释》。但是这些立法过于分散，且规定笼统，缺乏可操作性。另外，立法上有必要提升商号权的法律地位。商号权仅在行政法规中规定，与商标权相比，地位的极不对称。可以有两种做法，一是将商标和商号统一规定于《商标法》中，二是将它们规定于《反不正当竞争法》中。

其次，改革企业名称登记制度需要考虑的因素有：1.在客观上，某些规模小的企业，某些不同行业的企业，某些相离较远的行政区划的企业，不会发生商标和商号的纠纷。如果在这些范围内也必须做到商标和商号的不相混淆，不利于成本的节约，也没有这个必要。2.中国国土广阔，企业众多，汉字数量有限，且企业都想取一些褒义的企业名称，最起码是中性的。如果强求所有企业的名称都不得和其他企业的商号或商标相混淆，也不现实。因此，应当将企业名称登记分为两类。第一类，在省级国家工商行政管理局和国家工商行政管理局登记的企业，其商号权的效力及于全国各个行业；第二类，在市、县（区）工商行政管理局登记的企业，其商号权的效力仅及于所登记机关的管辖范围的所有行业的企业，或者是所登记机关的管辖范围的本行业的企业。（《论商标与企业字号权利冲突的立法原因及完善》.北方经贸. 邢星，韩薇薇.2005年第4期）

再次，应充分利用现代科学技术的发展，建立计算机联索查询系统，要实现商标和商号的交叉查询，实现省级及其以上级别管理机关的全国所有行业的查询。总上所述，根据现行的中国国情和体制，只有通过商标的商号注册的体制改革中对两者的冲突现象加以解决，也只有这样，才能更好的保护商标所有权人和使用人的合法权益，避免类似的情况再次发生。

本案例摘自《最高人民法院公报（2006年卷）》中的“南京雪中彩影公司诉上海雪中彩影公司及其分公司商标侵权、不正当竞争纠纷案”，第437页。