单方终止专利许可合同无效

相关案情：1990年11月1日，王兴华与无线电一厂签订专利实施许可合同一份，合同主要约定，“王兴华将其所有的实用新型专利单人便携式浴箱有偿转让给无线电一厂使用 (专利申请号为88202076．5，专利有效期为 1988年3月19日至1996年3月19日)，无线电一厂在全国范围内独家使用该专利并拥有销售权；王兴华提供该专利产品的全套图纸和设计资料；合同有效期内，由于工艺或生产等其他方面的需要，双方均可对专利进行技术改进设计，但不影响和改变专利的属性，不影响本合同的执行；无线电一厂在合同生效之日再付给王兴华1．2万元入门费(已付1．3万元)；从1990年10月1日起至1991年10月1日止，无线电一厂按销售额的2．5％付给王兴华专利使用费；从1991年10月1日起至1996年3月19日止，无线电一厂按销售额的2．6％付给王兴华使用费；专利使用费按月结算，每月5日前结算并付清上月的使用费；无线电一厂不按时付给王兴华使用费，按月计算付给王兴华5％滞纳金。”合同签订后，无线电一厂投入了生产。1991年3月20日，王兴华与无线电一厂签订终止合同协议书，以该合同涉及的单人便携式浴箱的结构形式在生产中无法实施为主要理由终止了合同。无线电一厂在1990年10月至 1991年3月20日止，计销售S-400A型机 4846台，销售额为2 460 451元。王兴华、王振中、梅明宇与无线电一厂于 1989年9月1日签订了专利技术转让合同，并于1989年10月14日向无线电一厂提交了全套图纸和设计资料，无线电一厂按合同支付了1．3万元入门费。后进行了调试和试生产。在此合同基础上，根据无线电一厂的要求，王兴华、王振中、梅明宇与无线电一厂重新签订排他性专利实施许可合同。王兴华代表王振中、梅明字在合同文本上签字。无线电一厂从1990年10月至1996年3月对88202076．5号单人便携式浴箱专利技术进行了改进，先后生产出 S-400A型浴箱、S-400B型浴箱。其中S- 400B型浴箱于1994年3月11日被中国专利局授予93211464．8号实用新型专利。无线电一厂在王兴华专利有效期内共生产 S-400 A、S-400 B浴箱291847台，销售270086台。　自1989年10月至1993年7月10日，无线电一厂已支出使用费 177 948．80元，入门费25 128元，并代交个人所得税43 828．49元。1993年7月10日以后，无线电一厂停止支付专利使用费。

另查明，“终止合同协议书”是由王兴华本人执笔起草签名，时任无线电一厂法定代表人张世杰签名并加盖公章。此前，王兴华、梅明宇已向国家专利局申请专利号为 91204101．3的单人用电加热桑纳浴箱专利。王兴华与无线电一厂签订“终止合同协议书”的目的是，用91204101．3的单人用电加热桑纳浴箱专利保护无线电一厂当时生产的S-400A型产品。王兴华与王振中、吕文富、梅明宇三位第三人之间的专利权属纠纷业经哈尔滨市中级人民法院(94)哈经初字第229号判决确认为，“单人便携式浴箱”实用新型非职务发明专利权属为王兴华、王振中、吕文富共有，效益分配比例为王兴华45％，王振中35％，吕文富15％，梅明宇5％，该判决已发生法律效力。王兴华等要求“终止合同协议书”无线电厂仍应该继续支付费用，无线电厂提出异议。

焦点问题：王兴华签订的“终止合同协议书”是否有效，无线电一厂在与王兴华签订终止协议后是否需要支付王兴华等人专利许可使用费是本案争议的焦点问题

不同意见：针对上述争议问题，有各种不同的处理意见，现分别介绍如下：

第一种处理意见认为：王兴华与无线电一厂签订的专利实施许可合同为有效合同，双方在履行过程中，根据实际情况自愿签订的终止合同协议书亦不违反法律规定。经法院判决确认专利权为王兴华及王振中、吕文富共有，无线电一厂应按约定给付王兴华及王振中、吕文富、梅明宇相应的使用费，使用费给付应计算到终止合同协议书签订日期为止。此款无线电一厂已实际支付，王兴华及王振中、吕文富、梅明宇应按法院判决确认的分配比例分享。关于终止合同协议签订后，无线电一厂生产、销售的“单人便携式浴箱”是否构成专利侵权问题，应由当事人另案主张。王兴华及王振中、吕文富、梅明宇要求无线电一厂在终止协议签订后继续给付使用费，无法律根据。

第二种处理意见认为：1990年11月1日，王兴华本人并代表王振中、梅明字与无线电一厂签订的“排他性专利实施许可合同”，是双方当事人真实表示，不违反法律规定，应认定为有效。但该合同中第十条、第十一条关于无线电一厂不按时支付使用费，则每月按5％计付滞纳金和一方违约，应赔偿对方经济损失的5％的约定，没有法律依据不应予以保护。该合同签订时，王兴华系作为三人代表在合同文本上签字，无线电一厂对此是明知的。1991年3月20日，王兴华在没有征得王振中、梅明宇同意和授权的情况下，以个人名义与无线电一厂签订“终止合同协议书”侵害了他人的合法权益，且“终止合同协议书”签订后，无线电一厂并没有返还技术的全套设计图纸和设计资料，仍然使用该专利技术进行生产，至1993年7月10日还在支付专利使用费，这些行为说明终止合同协议书并未实际履行。王兴华等人发生权属争议后，经有关部门和法院确认专利权为王兴华、王振中、吕文富共有。依照法律规定，1989年6月1日中国专利局授予该专利权之日，专利权即为王兴华、王振中、吕文富共有。王兴华擅自以个人名义与无线电一厂签订“终止合同协议书”应认定无效。

第三种处理意见认为：王兴华作为专利号 88202076．5当时唯一的专利权人与无线电一厂签订的专利实施许可合同，虽代表非专利权人王振中、梅明宇签订(不含吕文富)，但该合同并未约定专利的处分权归上述三个人共有，也未就有关专利实施许可的收益问题对王振中、梅明宇作出分配数额的约定。1991年3月20日王兴华与无线电一厂签订“终止合同协议书”时，仍是专利证书上所记载的唯一专利权人。无线电一厂签订“终止合同协议书”是应专利权人王兴华的请求签订，在此期间，王振中、吕文富、梅明宇等人对88202076．5专利权与王兴华共有的权利并未依法得以确认，而且原告及第三人等亦未举证据证明，无线电一厂应王兴华的请求签订“终止合同协议”有损害第三人合法权益的恶意。实施许可合同和“终止合同协议书”的专利实施许可方均由王兴华一人签字，故两份合同的效力应作同一认定。王兴华以专利权人身份与无线电一厂签订的上述两份合同，符合《中华人民共和国专利法》的规定，均为有效合同。专利权经确认为共有时，无线电一厂基于专利实施许可合同所负的义务已经依“终止合同协议书”解除，无线电一厂与王兴华等人之间已不存在合同关系。

法理分析：上述的三种观点分别从不同的角度对本案的争议问题进行了分析，各有自己的法律依据和事实根据，但是，有些观点也存在一些问题和争议，现分别介绍如下：

《中华人民共和国专利法》第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。第八条 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。专利实施许可合同是指专利权人或其授权的人作为让与人，许可受让人在约定的范围内实施专利，受让人支付约定的使用费所订立的合同。受让人在合同成立后，可以在约定的地区、期限内和按约定的方式实施专利技术。按照让与人出让专利使用权和受让人取得专利使用权的程度和范围，专利实施许可合同可分为如下形式：①独占专利实施许可合同。②排他专利实施许可合同。③普通专利实施许可合同。

专利权人与其他非专利权人共同作为专利实施许可合同的一方，特别是合同对其他非专利权人也约定了权利义务的情况下，专利权人行使专利权应当受到合同的约束。不经过其他非专利权人的同意，专利权人无权独自解除所签订的专利实施许可合同，否则，就会损害合同其他当事人的合法权益。1990年11月1日签订专利实施许可合同时，王兴华是作为甲方(王兴华、王振中、梅明宇)代表签名，该合同虽没有约定专利的处分权归上述三人共有，但约定了甲方有获得入门费、专利使用费的权利。该合同虽未约定其他两人的收益数额，但没有约定的只是具体的分配比例，并不是没有约定两人应获得收益。1991年3月 20日，王兴华与无线电一厂签订终止协议书时，未经其他许可人的同意和授权，擅自终止原签订的专利实施许可合同，损害了其他许可人的利益。
　　根据原审查明的事实，王兴华与无线电一厂签订终止协议书，目的是想撇开王振中等人。对于王兴华的用意以及王兴华与王振中等人的专利权属纠纷，无线电一厂是明知的。此外，终止合同协议书表明，专利实施许可合同涉及的单人便携式浴箱的结构形式在生产中无法实施，也与事实不符。据此，应该认为原再审判决以王兴华虽然代表王振中、梅明宇签订专利实施许可合同，但该合同并未约定专利的处分权归上述三人共有，也未对收益问题对其他两人作出数额约定；王兴华作为当时唯一的专利权人有权签订终止合同协议书；王兴华等人未举证证明无线电一厂有恶意为由，作出的王兴华的行为符合专利法的规定，其签订的终止合同协议书有效的认定错误，应予纠正。无线电一厂关于终止合同协议书有效，该厂已按照合同的约定履行了义务的辩解不予支持。

从上面的分析可以看出，专利权人是多数人时，各个专利权人之间是平等的法律关系，按照合同的约定着这按照法律的规定行使自己的各项专利权利，任何人不能凭任何接口剥夺其他专利权人的合法权利，本案的第一种处理意见认为作为专利权人之一的王兴华单独同无线电厂签订终止专利权实施许可合同的行为的效力是可以及于其他本案的专利权人的说法是十分荒谬的，从本案的实际情况来看，王兴华既没有其他权利人的书面授权，也没有征得其他权利人的同意就单方面采取这一危害他人的行为是违反法律规定的；第三种处理意见从其他权利人已经默认同无线电厂具有专利实施许可合同的角度出发，认为这一行为就意味着其他权利人在王兴华单方面终止合同的行为是其他权利人默认同意的，这种观点不仅没有法律依据，也不符合实践中的通常习惯，因而是错误的认定；第二种处理意见从本案的实际情况出发，依据法律的规定，认为王兴华的行为严重影响了其他专利权人的合法权利，是无效的行为，因而其单方面与无线电厂签订的终止专利实施许可合同是无效的角度出发，正确的解读了法律的规定，也很好的解决了矛盾的冲突，同时也有利于保护专利权人的合法权利，是一种解决纠纷的很好的办法。

研究与立法：“专利”一词来自拉丁文LitteraePatents,意为“公开的文书”。在我国,专利的基本含义可归纳为:(1)“专利”是专利权的简称,即与“专利权”具有相同的意思;(2)专利是记载发明创造内容的文献,即“专利文献”的简称;(3)专利是指经国家专利主管机关依照法定程序审查批准并受我国专利法保护的发明创造。但是,从严格的法律意义上讲,专利是指经国家专利主管机关依照法定程序审查批准并受我国专利法保护的发明创造。根据《中华人民共和国专利法》的规定,发明创造是指“发明、实用新型和外观设计”。依照专利法建立的关于保护发明创造或外观设计的制度称为专利制度。作为专利制度重要内容,专利权是指专利主管机关依照专利法授予公民、法人或其它组织在一定期限内依法享有的对该专利制造、使用或者销售的专有权和专用权,这是专利制度的核心。专利权人对已经取得专利的发明、实用新型和外观设计,在《专利法》规定的有效期限内,依法享有独占实施权或者许可他人实施的权利;同时还有排除他人非法侵害该发明创造专利的权利。在特殊情况下,专利权也可简称为“专利”。专利侵权行为,亦称侵犯专利权的行为,是指在专利权的有效期限内,任何人未经专利权人许可,也没有法定事由的情况下,以盈利为目的而实施该专利的行为。（《专利侵权行为及其特征》.赵伟.山东工业大学学报社会版.2000年第三期P51）

对于专利权人来讲,许可他人实施其专利,行使专利权的方式之一。实际上,随着科技的日新月异、网络时代的迅速到来以及技术贸易的日趋频繁,已有相当一部分专利权人是主要通过许可他人实施专利来实现其专利的价值。一方面,专利权人因得到使用费放弃了他在市场上的部分独占地位与被许可人分享专利权带来的利益;另一方面,被许可人付出了代价,但得到了专利实施权。传统的理论认为,被许可人所获得的仅仅是对该专利的实施权,不享有所有权,因而被许可人无权允许合同约定以外的任何单位或者个人实施该项专利。专利实施权取得的原因包括先用、强制许可、出让、转让、继承等,其中专利权人出让专利实施权是最常见的取得原因。我国专利法第十二条规定:任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立书面许可合同,向专利权人支付使用费。同时,专利法第11条规定,除专利法另有规定的外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施他人专利。因此,一般而言,任何人想实施他人专利,都应当获得专利权人的许可。即使是在国家征用以及强制许可的情况下,也需要与专利权人订立书面实施许可合同。专利实施权出让是专利权人许可他人实施其专利,并由被许可人向专利权人支付出让金(许可使用费)的行为。当然,专利权人也可以对被许可人的实施行为施加种种限制。按照被许可人取得的实施权的范围,可以将这种出让也就是专利实施许可分为以下几种类型： (1)独占实施许可。被许可人在指定的时间和地域内,有权排斥包括专利权人在内的所有人使用出让方提供的专利技术。(2)独家实施许可。也称排他许可,这种许可方式的授权范围基本与独占实施许可相同,但被许可人无权排斥专利权人(许可人)自己在同一地域、统一时间使用该专利。(3)普通实施许可。许可受方在一定地域内、一定时期内使用其专利,同时保留自己在同一地域以及同一时间使用该专利以及向第三方发放许可的权利。（《专利实施权若干法律问题研究》.杨为国,杨明娟. 科研管理.2004.06P7－9）

根据我国专利权法的规定，专利权可以由共同发明创造的各个权利人共同享有，那么在实践中就会出现各个专利权人之间的权属争议以及实施专利权过程中产生的侵权纠纷。专利权人的共享专利权的关系，类似于民法上的共同共有关系。共同共有是指两个以上的人，对全部共有财产不分份额地享有平等的所有权。这一概念的提出，是为了区别于安分共有。共同共有的特点是几个共同共有人对共有财产的全部享有权利，承担义务，只要共同共有关系存在，共有人对共有财产就不能划分各有多少份额，或者哪个部分属于哪个共有人所有。各共有人对共同所有的财产平等地享有权利、承担义务。对共有物的管理不同。在按份共有中，共有人除另有约定之外，对共有物的改良行为需获得共有人过半数同意或其应有部分合计过半数的共有人同意，而对共有物的一般保存行为和简易修缮，则可以单独进行。在共同共有中，除法律规定或当事人另有约定之外，对共有物的管理应获得全体共有人的同意。关于部分共有人擅自处分共有财产的效力的不同学说（一）有人认为，部分共有人擅自处分共有财产属于无权处分的行为。因此，也是效力待定的行为，应适用《合同法》第五十一条。此为大多民法学教材的通说。（二）我国著名民法学者梁慧星教授认为，未得其他共有人同意而出卖共有物，出卖人为共有人之一，不属于无权处分，不适用第五十一条的规定，买卖合同应当有效。（三）也有人主张：共有人若“以自己的名义”擅自出卖共有物，不论买卖双方善意与否，买卖合同有效，但买卖双方恶意串通的，合同无效。若以“全体共有人的名义”出卖全部共有物的视为无权代理或表见代理处理。现行的民法相关规看《民通意见》第89条规定“：在共同共有关系存续期间，部分共有人擅自处分共有财产的，一般认定无效。但第三人善意、有偿取得该项财产的，应当维护第三人的合法权益；对其他共有人的损失，由擅自处分共有财产的人赔偿。

但在实践中，还是避免不了有些权利人擅自处分共有的专利权利的行为，为此，我国《专利法》第12条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同。《专利法实施细则》第15条第2款规定，专利实施许可合同应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。此外，我国还专门制定了《专利实施许可合同备案管理办法》，对专利许可合同的备案登记作了详细的规定。上述规定为我国专利许可合同登记莫定了基础，对切实保护专利权、规范交易行为和促进专利实施，起到了不可替代的作用。通过登记对备案的合同进行审查，可以更好地保护专利权人的专利权。通过审查，可以使专利许可交易行为更加规范，同时.还可以促进专利的实施，加快技术的转化，增加社会财富。如何进一步完善我国的专利权利的保护，还需要立法的不断探索和实践。

本案例节选自最高人民法院公报2007年卷中的“王兴华、王振中、吕文富、梅明宇与黑龙江无线电一厂专利实施许可合同纠纷案”

http://vip.chinalawinfo.com/newlaw2002/SLC/SLC.asp?Db=cas&Gid=33621900